Woordmerk “OYSTER LEAVES” beschrijvend voor betrokken waren: plant die naar oesters smaakt. Woordmerk “SHISO” is verworden tot soortnaam: vele vermeldingen van generiek gebruik, inmiddels gebruikelijke benaming voor het product in de Benelux. Koppert Cress heeft zich onvoldoende ingespannen om verworden tot soortnaam tegen te gaan. Proceskosten 1019h Rv: € 11.152,24.
MERKENRECHT
Geschil tussen twee fabrikanten die gespecialiseerd zijn in zaailingen. Koppert Cress is houder van het woordmerk “SHISO” en het woordmerk “OYSTER LEAVES”. Cresco vordert vernietiging althans vervallenverklaring van beide merken en doorhaling in het merkregister. De vorderingen worden toegewezen.
Het Oyster Leaves merk is volgens de rechtbank beschrijvend, omdat het de kenmerken van de waar beschrijft: een plant die naar oesters smaakt. Dat de oestersmaak voor een kruid door het relevante publiek als verassend wordt ervaren doet hier niet aan af. Koppert Cress heeft niet aangevoerd dat het merk na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen, waardoor het nietig is in de zin van artikel 2.28 (1) sub c BVIE.
Alhoewel Shiso de gebruikelijke Japanse soortnaam voor het betrokken product (perillafrutescens) is, is het niet beschrijvend, omdat het relevante publiek in de Benelux niet geacht kan worden te beschikken over een uitgebreide kennis van de Japanse taal. Wel is het merk verworden tot soortnaam. Gezien het grote aantal vermeldingen van de naam ‘shiso’ als soortnaam (bijvoorbeeld in recepten en kookboeken), had het op de weg van Koppert Cress gelegen om meer inspanningen te verrichten om er voor te zorgen dat het publiek het Shiso merk zou blijven opvatten als onderscheidingsteken voor het product van Koppert Cress. Het enkele vermelden van het ®-symbool bij haar eigen gebruik van het Shiso merk en het verzoek aan haar afnemers om dat ook te doen volstond niet. De rechtbank neemt ook in aanmerking dat ‘shiso’ de Japanse soortnaam is voor het product waar het voor wordt gebruikt, hetgeen een groot risico tot verwording tot soortnaam met zich meebrengt. Daarnaast heeft Koppert Cress haar merk niet altijd consequent gebruikt. Het had ook in de weg van Koppert Cress gelegen om de Latijnse soortnaam of een andere soortaanduiding te gebruiken dan ‘shiso’ wanneer zij de soort bedoelde en niet haar merk, hetgeen zij niet altijd heeft gedaan. Omdat Koppert Cress Cresco heeft gesommeerd om het merkengebruik te staken is hier...
