Conclusie A-G Van Peursem, 5 december 2014, Ajax.
Cassatie tegen IEPT20131015, waarin is bepaald dat de Rood-wit beeldmerken van Ajax geldig zijn, dat er geen merkinbreuk is gepleegd door de rood wit vesten van gedaagden en dat er geen sprake is van onrechtmatige nabootsing van uiterlijke kenmerken van officiële merchandising producten van Ajax.
Ajax klaagt in onderdeel I over de beoordeling van de beschermingsomvang van de rood-wit merken. Het hof heeft de merken te gedetailleerd beoordeeld en heeft geen recht gedaan aan dat het accent moet liggen op de dominerende en onderscheidende bestanddelen. Daarnaast wordt terecht geklaagd dat het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de merken moeten mee worden genomen bij de bepaling van de beschermingsomvang van het merk. Het hof heeft dat kenbaar niet gedaan. Evenmin is bij de beoordeling betrokken dat niet alleen de grafische weergave van de merkregistratie een rol speelt, maar ook aspecten van het uiterlijk van het merk die zijn ontleend aan het feitelijk gebruik door de merkhouder.
In onderdeel II gaat de A-G in op het oordeel van het hof dat het vest van gedaagde niet “voldoende gelijkenis” vertoont met de rood-wit merken, om tot “relevante overeenstemming” te concluderen en het vest derhalve niet als inbreukmakend kan worden beschouwd. Hieruit lijkt te blijken dat het hof niet heeft geoordeeld dat er helemaal geen sprake is van enige overeenstemming. Op grond van het Ferrero arrest (IEPT20110324) stelt Van Peursem, dat het hof daarom een “sub b” verwarrings- en “sub c” verbandstoets had moeten uitvoeren, omdat deze toets alleen bij geen enkele overeenstemming achterwege kan worden gelaten. Mocht het hof hebben bedoeld dat er geen enkele overeenstemming is tussen de merken en het vest, dan heeft zij dit onvoldoende gemotiveerd. De overige cassatieklachten falen. Van Peursem concludeert tot vernietiging en verwijzing.
Lees de conclusie hier.