(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rörsch, Carlos van Staveren (De Brauw Blackstone Westbroek) en Daan De Lange (Brinkhof))
Conclusie A-G van Peursem, 30 oktober 2015, Bayer Pharma v Sandoz
Octrooirecht. Conclusie A-G van Peursem inzake de beschermingsomvang van octrooien en equivalentie. Cassatie tegen het arrest van het Hof Den Haag van 31 december 2012 (IEPT20131231). Alle middelen worden afgewezen. In citaten:
"3.6 Art. 69 EOV en het Protocol schrijven voor dat men zich "terdege rekenschap" moet geven van equivalenten, maar geven niet aan op welke manier dat moet gebeuren. De wijze van rekening houden met equivalenten is dus niet specifiek vastgelegd en uit het versehafte overzicht blijkt dat men dat in de belangrijkste Europese octrooilanden op nogal verschillende wijze doet, zij het dat een tendens valt te bespeuren in Engeland, Duitsland en ook Nederland om dat te doen door verruimde Protocolaire uitleg, waar nodig. Nederland kent volgens mij geen specifieke, zuivere equivalentieleer, wel een overwegend gehanteerde set hulpmiddelen overgewaaid uit de VS om technische equivalentie vast te stellen. Uw Raad heeft het gebruik door de feitenrechter van de function-way-result toets (als hulpmiddel) niet verboden, maar daarmee nog geen principiële keuze gemaakt voor een bepaalde equivalentiebenadering. In dat stelsel is een benadering toegestaan, die de feitenrechter in staat stelt om van geval tot geval te bezien welke toets gelet op het relevante kenmerk het meest geëigend is. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de rechter op begrijpelijke en toereikend gemotiveerde wijze equivalentie beoordeelt, daarbij recht doend aan de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de maatregelen en van de betrokken stoffen.
3.7 Dat is volgens mij wat het hof hier heeft gedaan, zonder zich vast te leggen op een specifieke test en onder hantering van de voorgeschreven Protocolaire maatstaf. In de bestreden rechtsoverwegingen zijn elementen te ontwaren van de hiervoor besproken equivalentiebenaderingen. De door het hof geformuleerde vraagstelling doet denken aan Formstein en de Catnic/Improver-test, in het bijzonder de derde Protocol-vraag. De aandacht voor het beoogde resultaat (oxidatie met selectiviteit en terugdringing van bepaalde bijproducten), de door de stoffen vervulde functie en de wijze waarop zij dat doen, doen denken aan de function-way-result test. In de overwegingen met betrekking tot de uiteenlopende moleculaire structuur van de...