Hof dient te onderzoeken of hetzij de ene grond, hetzij de andere, hetzij beide vormuitsluitingsgronden volledig van toepassing zijn. Uitsluitingsgrond waarin vorm niet een merk kan vormen wanneer deze wezenlijke waarde aan de waar geeft bestrijkt niet mede het geval dat in deze vorm een ander element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt.
MERKENRECHT
Uit het perscommuniqué: "Peter Opsvik heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd „Tripp Trapp”. Deze stoel bestaat uit schuine staanders waarin de elementen van de stoel zijn verwerkt, en uit horizontale liggers, waarbij de combinatie van de staanders en de liggers een „L-vorm” heeft. Door die schuine staanders en de L-vorm verkrijgt de stoel een hoge mate van oorspronkelijkheid. In 1972 heeft de Stokke-groep, die onder meer bestaat uit de Noorse vennootschap Stokke A/S en de Nederlandse vennootschap Stokke Nederland BV, de Tripp Trapp-stoel op de markt gebracht. Ook Peter Opsvik en de Noorse vennootschap Peter Opsvik A/S hebben intellectuele-eigendomsrechten op de betrokken vorm. [...] Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik en Peter Opsvik A/S hebben beroep ingesteld tegen de vennootschap Hauck, op grond dat de verkoop van de „Alpha”- en „Beta”- stoelen inbreuk maakte op hun auteursrechten en op de rechten die zij aan het ingeschreven merk ontleenden. [...] Nadat bij hem cassatieberoep was ingesteld, heeft de Hoge Raad der Nederlanden aan het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld over de gronden waarop de inschrijving van een merk dat bestaat uit de vorm van de waar, kan worden geweigerd of nietig kan worden verklaard. [...]”
Arrest van de Hoge Raad na beantwoording van prejudiciële vragen door het HvJEU (zie IEPT20140918). Zie ook (IEPT20110531) en (IEPT20130412). De Hoge Raad overweegt dat cassatieonderdeel IV.2, waarin is gesteld dat het hof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vormuitsluitingsgronden te combineren slaagt. Het hof waarnaar de zaak wordt terugverwezen, dient nu te onderzoeken of hetzij de ene grond, hetzij de andere, hetzij beide gronden volledig van toepassing zijn.
Verder oordeelt de Hoge Raad dat de uitsluitingsgrond waarin een vorm niet een merk kan vormen wanneer deze wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet mede het geval bestrijkt dat in deze vorm een ander element dat niet inherent is aan de generieke functie...