Voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk is vereist dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Nu Gerecht EU onderzoek van deze voorwaarde van de hand heeft gewezen, heeft zij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en is de hogere voorziening derhalve gegrond.
MERKENRECHT
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht EU (zie B9 11249). In dit arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de oppositie op grond van artikel 8(5) GMeV tegen het beeldmerk dat een kop van een wolf afbeeldt voor waren van klasse 7, ingesteld door de houder van de internationale en nationale beeldmerken die de woordelementen “WOLF Jardin” en “Outils WOLF” bevatten voor waren van klassen 1, 5, 7, 8, 12, 13 en 31, terecht is toegewezen en dat verwatering van de bekende oudere merken aannemelijk is.
De hogere voorziening is gegrond, zodat het bestreden arrest van het Gerecht vernietigd dient te worden. Uit de rechtspraak van het HvJEU volgt dat voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk is vereist dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. De bewoordingen van de aangehaalde rechtspraak zijn ondubbelzinnig (zie HvJEU-arrest Intel/CPM). Nu het Gerecht het onderzoek van deze voorwaarde van de hand heeft gewezen, heeft zij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht.
37 Het begrip „wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” behelst een objectieve voorwaarde. Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009,...