Noten onder HvJEU-arresten Rintisch/Eder, Colloseum/Levi Strauss en Specsavers/Asda

Charles Gielen (NautaDutilh), Noot onder HvJEU 25 oktober 2012 (Rintisch/Eder) en HvJEU 18 april 2013 (Colloseum/Levi Strauss) NJ 2013/525 en 526.

"Het gaat in deze zaak om de vraag in hoeverre er sprake kan zijn van normaal gebruik in de zin van art. 15 lid 1 GMeVo. wanneer een merk zoals merk 6, dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik als element van een ander samengesteld merk, merk 3, slechts wordt gebruikt via dat samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling bovendien zelf als merk is ingeschreven. Het Hof lost deze vraag op door terug te grijpen op een in 2005 besliste zaak (nr. C-353/03 (Nestlé)) waarin de merkhouder beschikte over het merk HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT. Deze merkhouder wilde vervolgens het merk HAVE A BREAK doen inschrijven waarvan werd vastgesteld dat het onderscheidend vermogen miste. De merkhouder stelde echter dat zij dit teken intensief gebruikte als onderdeel van het merk HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT. De zaak werd prejudicieel voorgelegd aan het Europese Hof dat vervolgens oordeelde dat de verkrijging van onderscheidend vermogen van een merk zowel kan voortkomen uit het gebruik, als deel van een samengesteld merk, van een element van dit laatste, als uit gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. De voorwaarde is dat de betrokken kringen de waar of dienst die wordt aangeduid met het aangevraagde merk door dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Het Hof beslist in de onderhavige zaak dat de conclusie uit de Nestlé-zaak ook moet gelden voor de vaststelling van normaal gebruik; immers (zie r.o. 33) wanneer voor een teken bescherming als merk kan worden verkregen op grond van een bepaalde vorm van gebruik ervan, dan moet diezelfde vorm van gebruik ook kunnen verzekeren dat die bescherming in stand wordt gehouden. Toegepast op de onderhavige zaak: wanneer merk 6 kan worden ingeschreven doordat intensief gebruik ervan wordt aangetoond als onderdeel van merk 3, dan moet diezelfde vorm van gebruik ook kunnen verzekeren dat die bescherming (als merk 6) in stand blijft. Voorwaarde is wel dat merk 6 nog steeds als aanduiding van de herkomst van desbetreffende waren wordt gepercipieerd (zie r.o. 35). Is dit laatste niet (meer) het geval dan is dit merk dus niet meer onderscheidend en kan het ook niet rechtshandhavend gebruikt geacht worden. Deze beslissing van het Hof is volkomen juist...