Bij de beoordeling van de vraag of een merk uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, mag het daadwerkelijke gebruik van een merk na de deponering worden meegewogen.
MERKENRECHT
Hogere voorziening in vier gevoegde zaken (C-337/12 P, C-338/12 P, C-339/12 P en C-340/12 P) betreffende een Gemeenschapsmerk “dat een oppervlak bedekt met zwarte stippen weergeeft”, (gebruikt voor de bekende Global messen). Het OHIM had de gevorderde nietigheid toegewezen, omdat het teken uitsluitend zou bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen: de zwarte stippen zouden inkepingen zijn die een anti-slip structuur aanbrengen op het handvat van een mes. Het Gerecht EU heeft deze beslissing vernietigd, omdat slechts een visuele analyse van de tekens zoals deze zijn ingediend zou mogen plaatsvinden bij de beoordeling van een teken en uit de grafische voorstelling niet blijkt dat de zwarte stippen inkepingen zijn in plaats van een figuratief patroon.
Het Hof van Justitie EU stelt dat om te bepalen of een absolute nietigheidsgrond uit artikel 7(1)(e)(ii) aanwezig is, de bevoegde autoriteit een gedetailleerd onderzoek moet verrichten, waarbij materiaal dat relevant is om de wezenlijke kenmerken van een teken vast te stellen mag worden meegenomen, naast de grafische voorstelling en beschrijvingen. Hoewel de grafische voorstelling van een teken autonoom, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk moet zijn, zodat het teken ondubbelzinnig wordt waargenomen en een herkomstaanduiding kan zijn, kunnen deze eisen de bevoegde autoriteit niet zodanig beperken in haar onderzoek, dat daarmee het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de onderhavige bepaling wordt ondermijnd. Het Gerecht EU heeft derhalve door te bepalen dat het daadwerkelijke gebruik van een merk na de deponering daarvan niet mag worden meegewogen een onjuiste rechtsopvatting aangehouden. De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht EU.
Lees het arrest hier en de uitspraken van het Gerecht EU hier. De full text doorzoekbare pdf volgt.
