Louter beschrijvend woordelement kan dominerend zijn. GEU heeft ten onrechte geen rekening gehouden met cijfer “4” in “MAGNET 4” in beoordeling van verwarringsgevaar met woordmerk en beeldmerk “MAGNEXT”. Schending motiveringsplicht GEU door niet te motiveren waarom het “MAGNET” als dominerend heeft aangemerkt en het cijfer “4” niet heeft meegenomen in haar beoordeling
MERKENRECHT
Hogere voorziening tegen T‑604/11 en T‑292/12, waarin het GEU heeft geoordeeld dat er geen verwarringsgevaar bestond tussen het aangevraagde woord/-beeldmerk “MAGNEXT” en het oudere woordmerk “MAGNET 4” voor speelgoed. Volgens het GEU is er wel verwarringsgevaar tussen het aangevraagde woordmerk “MAGNEXT” en het oudere woordmerk.
Mega Brands heeft gesteld dat het oordeel van het GEU dat de term “magnet” als dominerend bestanddeel moet worden beschouwd onverenigbaar is met het beschrijvende karakter dat het Gerecht aan deze term heeft toegeschreven. Het HvJEU oordeelt dat een dergelijk beschrijvend karakter er niet aan in de weg staat dat een element dominerend is voor de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens.
Het hof oordeelt vervolgens dat het GEU bij haar beoordeling van het verwarringsgevaar ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het cijfer “4” in haar beoordeling van het verwarringsgevaar tussen het woordmerk “MAGNET 4” en de het woordmerk en beeldmerk “MAGNEXT”. Het GEU heeft daarom blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het de betrokken merken niet heeft vergeleken door elk van deze merken in hun geheel te onderzoeken.
Het derde en vierde onderdeel over het feitelijke oordeel van de fonetische overeenstemming is niet-ontvankelijk, omdat het zich beperkt tot een herhaling van het standpunt dat reeds bij het GEU uiteen is gezet.
Afsluitend oordeelt het HvJEU dat het GEU haar motiveringsplicht heeft geschonden door niet te motiveren waarom hij het element “MAGNET” als dominerend heeft aangemerkt en het cijfer “4” niet heeft meegenomen in haar beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens. Het HvJEU verwijst de zaak terug naar het gerecht.
IEPT20150319, HvJEU, Mega Brands v BHIM
(curia-versie)