In Securvita-arrest (IEPT20120315) is geen regel van algemene beoordeling opgenomen van de ondergeschiktheid van een lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordcombinatie waaraan zij nevengeschikt is, herhaalt. Verwarringsgevaar mogelijk tussen ouder merk dat bestaat uit lettercombinatie en jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van beschrijvende woordcombinatie waarvan beginletters door publiek als afkorting van de lettercombinatie worden waargenomen.
MERKENRECHT
BGW heeft oppositie ingesteld tegen inschrijving van het woordmerk “BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” op grond van haar woord-/ beeldmerk “BGW”. De oppositie werd gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen. BGW stelde beroep in bij het Deutsches Patentgericht, die een prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Hof van Justitie EU. Hierbij werd verwezen naar het Securvita-arrest (IEPT20120315).
Het Hof van Justitie EU overweegt eerst dat in het Securvita-arrest het erom ging of een samengesteld merk, bestaande uit een woordcombinatie naast de afkorting ervan, kon worden ingeschreven gelet op artikel 3 (1) onder b) en c), van de Merkenrichtlijn en dat het arrest niet de beoordeling, van mogelijk verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, (1) onder b) Merkenrichtlijn betrof van een teken bestaande uit een lettercombinatie, en een jonger merk, dat deze lettercombinatie overneemt met nevenschikking van een woordcombinatie. Vervolgens overweegt het Hof dat in het Securvita-arrest geen regel van algemene beoordeling is opgenomen van de ondergeschiktheid van een lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordencombinatie waaraan zij nevengeschikt is herhaalt. Gelet op de verschillende juridische context die geleid heeft tot het Securvita-arrest en de daaraan te geven strekking, kunnen de vaststellingen van het arrest niet worden toegepast op de onderhavige casus.
In casu moet de verwijzende rechter onder andere onderzoeken “of het relevante publiek zodanige banden tussen de lettercombinatie en de woordcombinatie kan leggen, met name de mogelijkheid dat de eerste als een afkorting van de tweede wordt waargenomen, dat deze combinatie door het relevante publiek zelfstandig kan worden waargenomen en gememoriseerd in het jongere merk. Zo ook zal hij in voorkomend geval moeten beoordelen of de elementen van het jongere merk, samen genomen, een onderscheiden logische eenheid vormen met een andere betekenis...