(Met dank aan Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, Banning en Robbert Sjoerdsma, Holla Advocaten)
Woordmerk WIJ voor onder meer tijdschriften en nieuwsbrieven stemt in visueel, auditief en begripsmatig opzicht overeen met het door de Ouderenbond voor haar ledenmagazine gebruikte teken WijSr. Mate van overeenstemming niet dusdanig dat sprake is van direct verwarringsgevaar: WijSr gericht op senioren terwijl de WIJ-tijdschriften zwangerschap, jeugd en ouderschap als thema hebben, WijSr wordt bovendien alleen onder leden van de Ouderenbond verspreid terwijl ook de WIJ-tijdschriften niet openbaar worden verkocht. Wel indirect verwarringsgevaar: relevante publiek zou gelet op de soortgelijkheid van de betrokken waren, de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de sterke onderscheidingskracht en bekendheid van het merk WIJ kunnen denken dat het WijSr afkomstig is van de houder van het merk WIJ.
MERKENRECHT
Eiser WSM is een mediabedrijf dat onder de naam Wij (al dan niet met subtitel als Wij Jonge ouders, Wij Zwanger! En Wij geboorte) diverse tijdschriften en nieuwsbrieven op het gebied van baby's en aanstaande en jonge ouders uitbrengt. WSM is houdster van diverse WIJ- woord- en beeldmerken. De ouderenbond wil vanaf augustus 2017 een magazine met de titel WijSr verspreiden onder haar leden. Volgens WSM is hiermee sprake van inbreuk op haar merkenrechten als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b en sub c BVIE, en zij vordert dan ook dat de ouderenbond wordt veroordeeld deze inbreuk te staken of gestaakt te houden.
De Ouderenbond heeft (primair) aangevoerd dat moet worden uitgegaan van de nietigheid van het woordmerk WIJ, omdat dat merk volledig beschrijvend is en daardoor onderscheidend vermogen mist. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet er echter van worden uitgegaan dat het merk WIJ onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen dienen, nu het element 'wij' niet (volledig) beschrijvend is voor de betreffende waren en diensten. Bovendien stelt de voorzieningenrechter dat door het langdurige gebruik van het element wij, in een serie samenhangende merken, het van meet af aan bestaande onderscheidende vermogen gaandeweg aanmerkelijk vergroot door inburgering.
In het kader van de overeenstemming tussen merk en teken oordeelt de voorzieningenrechter dat het door de ouderenbond gebruikte teken in visueel, auditief en begripsmatig opzicht overeenstemt met het merk. Het leden magazine waar de Ouderbond het teken voor gebruikt...