"29. Al met al denk ik dat de arresten van het HvJ EU (voor ons in de Benelux) geen grote verrassingen in petto hebben. Dat neemt evenwel niet weg dat zij voor de merkhouder gunstig uitpakken: “It’s fair to say that the old ‘use it or lose it’ mantra is no longer an absolute”. Merkhouders kunnen op basis van deze uitspraken een merkbeschermingsbeleid ontwikkelen (of daarmee vrolijk verder gaan). Zo zou bijvoorbeeld een merkhouder van een gecombineerd beeld- en woordmerk er wellicht verstandig aan doen tevens een woordloos beeldmerk in te schrijven.
30. En zo zou - om nog maar eens een ander voorbeeld te noemen - de merkhouder van een gekleurd beeldmerk kunnen overwegen dat beeldmerk tevens in zwart/wit te deponeren. Aangenomen wordt immers dat beeldmerken die in zwart/wit zijn ingeschreven in stand gehouden kunnen worden door gebruik van die beeldmerken in (andere) kleuren:
“Het zwart/wit depot geeft immers aan dat het merk in alle mogelijke kleuren gebruikt kan worden, zodat het onderscheidend kenmerk daarvan niet anders wordt wanneer het in (verschillende) kleuren gebruikt wordt”.
31. In dit verband is het ook nog van belang te wijzen op het feit dat het HvJ EU in het Specsavers-arrest heeft beslist dat bij de beoordeling van de inbreukvraag (het bepalen van de beschermingsomvang van het merk) met alle omstandigheden van het geval rekening gehouden moet worden en dus bijvoorbeeld ook met het feit in welke kleur de merkhouder zijn merk in de praktijk gebruikt. Hoewel de groene kleur die Specsavers in de praktijk gebruikt niet uit haar merkinschrijving blijkt, mag met die groene kleur bij de inbreukvraag toch rekening gehouden worden.
32. Ook dat pakt voor merkhouders gunstig uit. Veel nieuws onder de Benelux merkenzon brengt ook dit evenwel niet. Dat bij de inbreukvraag ook rekening gehouden mag worden met de wijze waarop het merk in de praktijk gebruikt wordt wisten wij al uit HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148 m.nt. Verkade (Droste/Tjoklat) en BenGH 16 december 1994, NJ 1996, 34 m.nt. Gielen (Michelin/Michels)."
Lees het volledige artikel hier.